INSIGHTS

Een gestyleerde krokodil op kinderkleding. Inbreuk op het merk van Lacoste of niet? In eerste aanleg ging HEMA vrijuit, in hoger beroep trok Lacoste aan het langste eind. De hamvraag in z’n zaak is of het grote publiek (jij, ik, iedereen) de afbeelding op vatten als merk. Dat wil zeggen: als herkomstaanduiding (aldus Lacoste). Of is het gewoon een onschuldige versiering (aldus HEMA)?

Herkent u deze auto nog? Het merk dat prijkt op het racemonster van Crockett en Tubbs uit de jaren ’80 en ’90 was onlangs punt van discussie bij het Hof van Justitie in Luxemburg. Ferrari zou het merk “Testarossa” in de afgelopen jaren onvoldoende gebruikt hebben en daarom moest het uit de registers geschrapt worden.

In het arrest Equivalenza geeft het Hof van Justitie een nieuwe maatstaf voor de wijze waarop merken in een conflict onderling worden vergeleken. Dat de beoordeling in twee fasen gaat is niet nieuw, maar wel hoe je dat precies moet doen. Dit is belangrijk in ieder merkconflict: opposities en inbreukzaken.

Een beetje achtergrondinformatie: de winnende partij in intellectueel eigendomszaken kan een groot deel van de gemaakte proceskosten (kosten van de advocaat) vergoed krijgen. Die kosten moeten voorafgaand aan een procedure wel voorspelbaar zijn. De vergoeding was daarom in auteurs-, merken-, modellen- en handelsnaamrecht zaken al lang aan banden gelegd.

Sinds het arrest Picasso/Picaro weten we overeenstemming op visueel en auditief vlak kan worden geneutraliseerd als de merken verschillende concepten oproepen. In het arrest Wolf Oil/EUIPO besliste het HvJ dat neutralisatie aan het eind van fase 1 moet plaatsvinden, na de beoordeling van de mate van overeenstemming op visueel, fonetisch en begripsmatig niveau.

De net belichte zaak Koton biedt een kapstok om partijen te stoppen die stelselmatig merken van derden deponeren (zowel voor soortgelijke als voor totaal andere waren). Daarbij spant de inmiddels beruchte Michael Gleissner met een web aan ondernemingen de kroon. De rechtbank Den Haag achtte Gleissner persoonlijk aansprakelijk jegens Samsung, dit in het licht van Samsungs nieuwe merk BIXBY.

Een merk dat is gedeponeerd met een oneerlijk oogmerk kan achteraf nietig worden verklaard als depot te kwader trouw. Bijvoorbeeld als het depot is verricht om de belangen van derden op een oneerlijke wijze te schaden. Of voor een ander doel dan om de eigen waren of diensten te onderscheiden. Zo besliste het Hof van Justitie in de zaak Koton.

Het hoge woord is eruit: voor een kort geding over Gemeenschapsmodellen kan de rechthebbende bij elke rechtbank in Nederland terecht. Dit volgt uit een beslissing van het Hof van Justitie, die ook van toepassing is op EU merken. In bodemprocedures over EU merken en modellen blijft de rechtbank Den Haag de enige bevoegde rechtbank.

Europees verbod daardoor toegankelijker - G-Star/Cofemel, over auteursrecht en modelrecht op productvormgeving.

Kan de persoon in het zwembad van “Portrait of an Artist” een zwembroek van Louis Vuitton dragen en mag er een fles Dom Pérignon op de tafel van Het Laatste Avondmaal van Da Vinci staan? Kortom: mag je gebruik maken van het merk van anderen in een artistieke uiting?